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从方法论的视角看专利无效宣告请求

2016-05-17    作者:    浏览数:15,691

本文荣获二〇一四年度理论成果奖一等奖
                                                     从方法论的视角看专利无效宣告请求
                                        A methodological review on patent invalidation request
                                                        文/王增鑫 闵磊

【摘要】本文试图结合方法论,从专利无效宣告请求方的角度出发来看待如何处理一项专利无效宣告请求的问题。文中以简略介绍必要的专利无效宣告请求的法律规定、法定程序为先导,进一步借助多个翔实的案例,从较为宏观层面介绍了专利无效宣告程序中证据检索的思维架构,以及制定和运用无效宣告请求具体理由的策略方法。
[Abstract] In this article, the author strives to analyze how to handle patent invalidation request problem using methodology and from a perspective of the requester party. Legal regulations and statutory procedures underlying the patent invalidation are explained in advance in this article. In later portion of this article, a number of detailed patent cases are presented to introduce from a macro aspect, methods of establishing evidence finding and collection and, of preparing and operating patent invalidation request strategy throughout the entire invalidation period.
合乐888登录 【关键词】 专利无效 无效请求 无效宣告 无效策略 证据检索

不同于德国、美国两种专利无效宣告程序模式,我国的专利无效宣告程序与日本的做法近似,由作为行政机关的国家知识产权局专利复审委员会(相当于日本特许厅的审判部)审查 。在我国,专利无效宣告程序作为相对独立的程序可分别与专利申请、民事诉讼、行政诉讼等程序关联,常因专利侵权民事诉讼而起,是专利侵权民事诉讼案件中的被告化被动为主动,转而以专利无效宣告请求人的角色对抗专利权人的常用途径。专利无效宣告请求的结果往往预示着民事诉讼案件的结局。专利权的存续与否,影响到基于该专利权的民事诉讼案件的胜败,进一步间接影响企业商战格局。专利无效宣告程序因此几乎成为每场专利纠纷的必经程序 ,是兵家必争之地。请求方如何运筹帷幄以决胜于千里之外,正如一场精彩的商战中的操盘者,担负着绝地反击的重任,因此,研究专利无效宣告请求的重要性不言而喻。
目前业内涉及专利无效宣告程序的策略性课题的研究较为少见,偶有业内同行涉及,多是结合民诉法从形式要件的角度出发进行整理,如左俊杰《专利无效宣告程序中运用证据的策略》 一文和同达信恒公司《专利权无效宣告常用策略简介》 一文,均着重法律的套用。或有侧重实务层面的探讨,如《专利性检索的策略分析》一文与《专利权无效宣告探讨》 一文,则尚嫌欠缺系统性和灵活性。有鉴于此,本文尝试结合方法论 (本文所称的方法论,简言之,就是用什么样的方式、方法来理解和处理专利无效宣告请求的问题。),从专利无效宣告案件中请求方的视角出发,在研究多份案例的基础上,对请求方主导专利无效宣告请求程序的一般性方法进行初步探究。
一、专利无效宣告请求的法定理由
从方法论的视角看待专利无效宣告请求,需要关注作为法定理由的相关规定。根据《专利法实施细则》第六十四条第二款的规定,专利无效的理由是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。
上述理由是对请求宣告专利权无效理由的穷尽性规定。凡其理由不属于上述各项之一的无效宣告请求,专利复审委员会不予受理 。上述理由依其适用情况而灵活运用,此处仅简要给出以便在后续讨论中参考。对于发明和实用新型专利而言,被普遍采用的理由主要集中在《专利法》第二十二条,其中尤以“专利三性” 中的创造性为著。“现实中以不具备创造性为理由驳回一件专利申请或者宣告一项专利权无效的情况多于以不具备新颖性驳回一件专利申请或者宣告一项专利权无效的情况。” 因此,本文所论述的无效宣告请求中所涉及的方法也集中围绕创造性展开。
二、专利无效宣告请求的法定程序
从方法论的视角看待专利无效宣告请求,需要了解专利无效宣告请求进行的法定程序,较为重要的程序和时间节点包括:
1、无效宣告请求的提出
根据《专利法》第四十五条的规定,专利无效宣告请求的提出日,可以是公告之日起任何时候。“从时间条件来看,本条仅仅规定了可以提出无效宣告请求的时间起点,即授予专利权之后;但是却没有规定其时间终点,因此即使专利权因期限届满而终止或者在期限届满之前就被终止,仍然可以提出无效宣告请求。” 实践中,多数的无效宣告请求是基于请求人成为民事诉讼案件中的被告而反击提出的。这种情况下,出于民事诉讼案件中应诉策略的需要,通常,专利无效宣告请求的提出,是在收到民事诉讼《应诉通知书》之日起15天之答辩期内完成。一般采取向专利复审委员会面交无效宣告请求书的方式以便快速拿取《无效宣告请求受理通知书》,以此为依据向民事法庭申请中止相关民事诉讼案件的审理。
2、增加理由或者补充证据
自提起无效宣告请求之日起一个月内,为依据《专利法实施细则》第六十七条规定的增加无效理由或补充证据的期间,依法不得延长。该期间也是请求人检索证据的最后时间段,在该期间,请求人需提出全部无效理由和证据,并结合理由和证据进行说明 ,否则相关理由和证据将可能被视为未提出 。另外值得注意的事,外文文献的中文翻译件也应在此期限内全部提交。
3、口头审理阶段
应专利复审委员会通知,请求人与专利权人于指定的日期参加口头审理,进行证据调查和辩论。口头审理阶段是请求人充分陈述、解释自身观点,阐明各项无效理由及证据的的关键环节。
4、作出审查决定
实践中,口审后半年左右的时间内,当事人会收到专利复审委员会作出的《无效宣告请求审查决定书》。根据《专利法》第四十六条的规定,当事人不服专利复审委员会做出的决定的,可以于收到通知之日起三个月内向指定管辖的北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,从而启动后续的行政诉讼程序;期限届满未提起行政诉讼的,该审查决定即告生效。
以上过程是专利无效宣告程序的一般过程,其中,第1、2环节为执行证据检索与制定无效请求策略的最佳时期,第3环节为充分说明阐释事实和理由的时期,也是无效请求策略得以全面发挥的时期,第4环节则为本场无效宣告程序终结、验证上述无效请求策略的时间节点。发起专利无效宣告请求时,宜以该过程为时间轴,把握各项解决问题的思维和策略的运用。
三、专利无效宣告请求证据检索思维架构的构建方法
“工欲善其事,必先利其器”。发起无效宣告请求,不考虑单纯为拖延诉讼的目的 和专利权人的特殊目的 ,请求人均期望成功无效专利的目标权利要求。专利权能否被成功无效,在根本上取决于证据的检索和获取。在有限的补充证据期限内搜集到足以推翻被请求案的目标权利要求的稳定性的证据,对专利无效宣告请求而言是至关重要的。
从方法论的视角看专利无效请求,在直到《专利法实施细则》第六十七条规定的增加无效理由或补充证据的期间终止之前的证据准备阶段,需要从宏观层面上搭建用于指导证据检索的思维架构,在该架构的指导下落实证据检索工作。实践中,可依照如下三个层次的思维导向构建证据检索思维架构以确定相关证据:
(一)掌握广征博引的思维导向,圈定目标数据源
数据库(源)是否合适、检索策略得当与否,是影响证据检索效果的重要因素 。数据源的选定是进行专利无效宣告证据材料搜集的基础工作,强大的举证能力离不开丰富的数据源,不同的数据源可能对应于不同的文献类型,从数据源中获得记载或揭示被请求案的某些技术特征的文献是证据检索的直接目标。
用于专利无效宣告请求的证据的文献在《审查指南2010》中被定义为专利文献和非专利文献两种类型 ,本文参照该定义,按数据源的独立程度分为如下几种类型:专利文献、科技论文、公开出版物(期刊、杂志、行业广告等)、工具书与教科书等。以下简要介绍各种文献类型及其相关数据源的特点:
1、专利文献
专利文献存在于独立的专利数据库中,其在无效宣告请求程序中的应用最为广泛,其数据源也最为丰富,技术方案最新,多数国家或地区尤其是“七国两组织 ”均提供该国/地区的专利数据库供公众免费下载,其中以欧洲专利局提供的数据库 最为便利和全面,具有涵盖“七国两组织”的专利文献汇总。国内也有多家免费数据源。所有这些免费数据源,主要通过网页检索的方式提供给公众免费下载,均因网页智能化程度不足而存在检索和管理上的不便。如检索量较大时,宜采用需要付费的商业数据源或专用的检索工具进行作业。较早前的专利文献,通常集中在欧美国家,因此,重点关注发达国家的专利数据库,有助于提高检索效率。
2、科技论文
科技论文也有多家专门的数据源。科技论文属于非专利文献的一种,其体裁要求与专利文献不同。实践中,科技论文理论价值高,但技术细节深入的程度有限,较少完整地揭示发明创造的详细技术特征,偶有揭示,常常语焉不详、意犹未尽,甚至出现虚假和错乱。例如,韩国科学家黄禹锡2005年5月发表在美国《科学》杂志上的关于利用患者体细胞克隆胚胎干细胞的技术,后经调查证明纯属造假 。因此,确定科技论文用作无效宣告请求的证据时,常需结合公知常识进行论述,这种情况应当引起警惕。专利局审查员有确定本领域惯用技术手段的实际话语权,因而常见审查员在科技论文的基础上结合自己的逻辑论述进行充分自由的发挥,论证专利的新颖性和创造性 。但无效宣告请求中的任何一方均无这种优势,依据谁主张谁举证的原则,如果一方要在文献的基础上结合逻辑分析论证惯用手段或其它公知常识,而对方当事人不予接受时,则存在较大的风险 ,往往难被合议组采信。
3、公开出版物
期刊、杂志、广告等类似形式,较少被采用,除部分被收集到科技论文数据源中外,并没有统一集中的数据源,部分以藏书形式常见于各地图书馆。这一类型的文献所公开的信息量一般更少,比照科技论文,较少能形成有力的证据。另一方面,部分类型存在难以确定公开日和公开方式的问题,难被采信。如涉及域外证据时,还需进行相对繁琐的域外公证等手续 ,较为不便,因此应谨慎选择使用。
4、工具书和教科书
关于工具书和教科书,其数据源较为离散多样。《审查指南2010》中将这两种文献类型定义为公知常识的两种基本形式,其中工具书可以是技术手册、技术词典等 。限于该些文献类型所固有的特点,“……对一些在实践中广泛采用却又没有在教科书、技术词典、手册中载明的特殊的公知常识进行举证是非常困难的” ,难以期望通过工具书或教科书之类的文献来等同于被请求案的全部或部分技术特征,而请求人借助充分说明主张公知常识的权利又受制于专利权人 ,因此,工具书和教科书,通常只作为无效请求证据的一种辅助形式加以运用。
除以上不同类型外,还有其它证据链构造方法用于构造专利无效请求的证据,因其情况特殊,较少采用,没有数据源的概念,故不涉及。
以上各种不同的文献类型及其数据来源,均有自身优势,并行存在是可行的,有时甚至是必要的。实施证据检索时,应以广征博引的思维导向确定数据源,适宜采用多种不同类型的证据进行结合,以达成无效专利的权利要求的目的 。无论如何结合,请求人清晰的逻辑思维能力是不可或缺的。只有了具备清晰的逻辑思维能力,才能更好地运用上述不同形式的证据来源。
(二)运用时空纵横的思维导向,确定证据检索范围
一篇授权专利公告中,涉及的权利要求可能多达几十项,并且,随着国内专利申请文件撰写水平的日益提高,一份权利要求书中,权利要求的布局往往既会考虑横向因素,如产品与方法权利要求并行,也会考虑纵向因素,多层次限定细化技术特征。因此,无效宣告请求人在检索证据之前,应通读专利公告全文对该专利进行全局把握,以其技术领域为基准,从以下两条思路入手确定证据检索范围:
首先,需要具有把握被请求案所涉技术领域在时间上的沿革的纵向思维。
纵向思维是指基于被请求案所要求保护的权利要求的技术方案的技术演进历程,以时间线为主轴进行证据检索的一种思维。“对于一项发明,最接近的现有技术可能不止一个” ,每件专利,循其技术领域的技术沿革历程,能发现前人累积的大量的技术细节,而这些细节便是被请求案的铺垫,或者揭示了被请求案权利要求的区别技术特征的技术启示,或者直接等同于被请求案权利要求的区别技术特征,只要细心检索,大多数情况下都能有意外收获,获得有助于当前专利无效宣告请求的相关证据。
案例一
4W100867号无效宣告请求案,发明创造名称:可变相位移相器,专利号:00815637.9,专利权人:安德鲁责任有限公司,请求人:京信通信系统(中国)有限公司。专利复审委员会于2012年7月11日作出第19006号《无效宣告请求审查决定书》 。该案中,请求人引用了US2961620A号专利公告(Phase shifter for high frequency transmission line,移相器用高频传输线)作为最接近的现有技术,其公开日为1960年11月22日,直接上溯到距今50多年前,将移动通信天线中的移相器的技术溯源直推至上世纪中期,其跨度可谓久远。
其次,需要具有把握被请求案所涉技术领域在空间上扩展的横向思维。
横向思维是指基于被请求案所要求保护的权利要求的技术方案的技术领域,以其中所涉对现有技术做出贡献的技术特征为依据,向可能应用该技术特征的相关技术领域空间性延伸进行证据检索的一种思维。横向思维较为适用于评价专利创造性的场合,《审查指南2010》并未明文限定禁止不同技术领域的证据的运用,反而给出了“相近和相关技术领域”的开放性规定 ,因此,在技术启示的引导下,横向拓展其它技术领域,向相关领域借用证据,是可行且有效的。
案例二
2008年5月17日由江西百胜门控设备有限公司提起请求的,发明名称为“无轨感应电动伸缩门”,申请人为涂启纯等,专利号为ZL03113848.9,无效案号为W402173的专利无效宣告请求案中,请求人引入US4361202号专利公告作为证据,该专利公开一种自动化路面运输系统,与被请求案所要求保护的主题本不属相同技术领域,由于该证据采用了自动导航系统,该自动导航系统与被请求案的区别技术特征运用了相同的技术原理和高度一致的技术特征。请求人于是通过主张两者在本质上同属电控原理而获得结合的合理性,继而利用合乎逻辑的推理将该份证据与其它证据相结合,主张相关权利要求不具有实质性特点和进步,从而不具备创造性,不符合专利法第二十二条第三款的规定。该主张获合议组采信,从而促使专利复审委作出将被请求案的全部权利要求宣告无效的审查决定 。
可见,从技术领域入手,以纵向思维确定证据检索的时间域,以横向思维确定证据检索的空间域,两者相结合即可形成证据检索的具有全局视野的时空纵横思维导向,据此思维导向可确定更为合理的证据检索范围和相关指引,提高证据检索的效率。
(三)秉持精益求精的思维导向,命中最佳证据集
案例三
韩国扎尔曼公司的中国分公司,深圳思名烨科技有限公司,于2009年针对ZL 200620014919.7(发明名称:热管散热器,专利权人:杜建君)提起专利无效宣告请求。被请求案的权利要求1要求保护一种热管散热器,所述热管散热器包括:具有吸热部和与所述吸热部弯曲连接的散热部的热管以及支撑所述热管的基座,其特征在于:所述基座的一侧面上设置有沟槽,所述热管的吸热部通过挤压夹持在所述沟槽内 。
请求人向代理人提供了由国家知识产权局专利检索咨询中心形成的检索报告,该报告引用了若干对比文件,其中对比文件1:CN2694359(发明名称:热管散热装置)与对比文件2:CN2500070(发明名称:散热装置)共同结合用于评价权利要求1无创造性。该报告正文中记载:“对比文件2公开了一种散热装置,包括导热柱10、热管20和基板40,其中导热柱10的一端通过冲压的方式与基板40过盈配合。对比文件2与对比文件1所属技术领域相同,冲压和挤压都是为了使材料产生塑性变形,根据对比文件2公开的信息,本领域技术人员容易想到在对比文件1中,热管的蒸发部可以通过挤压的方式达到与沟槽的过盈配合……(笔者注:因此权利要求1无创造性)”。
经代理人详细分析并模拟开庭后,发现报告中“冲压和挤压都是为了使材料产生塑性变形”一句的逻辑不够严谨,对于无效宣告请求而言,采用这种论述很难得到合议组的支持,也容易成为专利权人的标靶,遂果断弃置该份检索报告,另行检索证据。后以两份全新的证据,即CN2802422Y(发明名称:热管散热器)与CN2691054Y(发明名称:热管散热装置)相结合推翻该权利要求的创造性,后续的从属权利要求也随之被无效 。
从该案例可以看出,逻辑分析应贯穿于证据检索的全过程,请求人应当具有精益求精的思维导向,在检索证据过程中不断评价各项证据进行结合的可行性和这种结合逻辑的严谨程度,一旦发现证据效力不足,应当果断将之淘汰,重新检索和评价各项证据,直到找到最为合适的结合方案为止,最终命中最佳证据集。
上述各种思维导向中,“广征博引”确立了数据源的选用,“时空纵横”确立了检索范围的广度和深度,“精益求精”则确立了严谨的检索评价态度,通过三者结合,综合运用,建立起证据检索思维架构,指导于实践,自可事半功倍。
诚然,证据检索的操作过程中,关键词的设计也需要讲究一定的技巧,对于证据检索手段自有其灵活的种技巧和方法,但是,无论在细节上如何灵活变化,而在宏观层面上,证据检索的思维导向却基本不脱离以上各点的精神。至于如何提高证据的命中率与可靠性,依然需要依赖于作业者的经验和智慧。只有经历严谨可靠的证据搜集过程,才能给之后策略的灵活制定并运用带来便利。
四、专利无效宣告请求的策略及其运用方法
从方法论的视角看专利无效宣告请求,需要进一步了解专利无效宣告请求的综合策略制定及其运用方法。
作为担纲一项专利的无效宣告请求的方案制定者,首先应当能熟悉运用《专利法实施细则》第六十四条第二款规定的各条专利无效请求理由,在分析被请求案的过程中,渐进论证各条专利无效请求理由与被请求案权利要求相结合的可行性,确定用于无效宣告请求最为有利的理由(必要时结合初步证据),进一步尽可能多地确定其它可以起辅助作用的从属理由,每条无效请求理由即为一条轴线,以此为基础展开整个无效宣告请求具体实施方案的制定,包括各种理由的优先次序和穿插关系的确定、证据的检索和运用方法、庭审的应变方案等 。
相对于专利权人在无效宣告请求中的被动地位而言,专利无效宣告请求人具有更为灵活多样的策略,这些策略均服务于同一目的,即将被请求案的目标权利要求全部无效。因此,了解和运用这些策略,对专利无效宣告程序至关重要。如下结合若干案例,对各种策略稍作提取概括:
(一)多线并行,攻其不备
通常,提起无效宣告请求时,应当包含多条专利无效请求轴线,确定对自己最为有利的一条作为庭审时的主轴,以引导合议组和专利权人按照请求人的预定思路展开辩论。当主轴线被击溃时,应有其它辅助轴线加以支持,以便请求人继续控制庭审思路的主导权,达到影响合议组和专利权人思路的目的,最大程度地避免请求人自身陷于准备不足的不利境地。
在一项专利无效宣告请求中设计多条轴线,可以起到声东击西的效果。利用书面材料对多条轴线之间的重要性进行混淆,彰显次要轴线,隐藏主轴线,松懈专利权人,而在口审时则显露主轴线,出其不意,直攻要害 。在京信公司无效美国安德鲁公司的系列案件中,请求人充分运用了这一策略。安德鲁公司题为“天线控制系统”的系列专利,先以母案ZL95196544.1进入中国,后通过分案分离出另外四件同名专利,先后均被授权。安德鲁“天线控制系统”中的母案涉及天线控制系统的发明主题部分先被吴慧瑛,后其分案之一也被京信公司成功无效。无论哪一件专利,请求人均运用了多条专利无效宣告请求理由。
案例四
2006年11月29日,请求人吴慧瑛针对专利号为95196544.1(母案)、名称为“天线控制系统”(下称涉案专利)、专利权人为安德鲁公司(笔者注:曾经多次变更)的发明专利,以涉案专利不符合《专利法实施细则》第二十条第一款(笔者注:旧法)以及《专利法》第二十六条第四款、第二十二条第二款等理由向专利复审委提出无效宣告请求。经审查后,专利复审委作出第10009号决定 ,以权利要求14至24不符合《专利法》实施细则第二十条第一款为由,宣告涉案专利部分无效。
安德鲁公司不服上诉决定,上诉至法院,后北京市第一中级人民法院撤销上述决定,专利复审委与请求人提起上诉,北京市高级人民法院维持一审判决,专利复审委员会依法重新成立合议组重新进行审理。2009年10月28日,专利复审委作出第14048号决定 ,以权利要求14至24不符合《专利法》第二十六条第四款的规定为由宣告涉案专利部分无效。专利权人再次上诉到法院,北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院分别作出支持第14048号决定观点的判决书,宣告涉案专利权部分(笔者注:为请求人期望无效的全部目标权利要求)无效。
可见,该案经过两轮无效宣告程序,每轮程序均走完后续的整个行政诉讼程序,第一轮中专利复审委以《专利法实施细则》第二十条第一款为由作出无效宣告请求胜诉决定,但因专利复审委员会适法不当而遭法院驳回,发回重审。第二轮重审时,请求人突出适用的理由,专利复审委员会调整适用的法律,以《专利法》第二十六条第四款加以适用,并陆续得到两审法院的支持,请求方获得全案完胜的战果。
正因该案扑朔迷离、迂回曲折,2011年,该案被评为全国十大无效案件之一,官方在其新闻稿 中指出:“本案的审查及相关诉讼程序得到了中国内地及中国香港多家媒体的极大关注,有效提升了广大社会公众对我国专利复审无效审查制度的认识,对我国企业在全球范围内打破专利壁垒提供了经验支持”。
由此可见,无效宣告请求中组合多项无效宣告请求理由,多线并行,多管齐下,较为保险。需要注意的是,多项无效宣告请求理由的提出,不可援引失据,也不可乱搬乱套,而应是在详细分析了被请求专利和所用证据之后做出的合理采用。
(二)巧辟蹊径,直攻要害
尽管多数专利是小步前进的,容易找到相关的技术特征加以无效,但仍然有部分专利是较为基础的技术原创,业内相对性地称之为基本专利 。对于此类专利,请求人花费大量的时间用于证据检索,最终可能一无所获,以致心灰意冷。实践证明,真实情况并非如此悲观。
根据目前的国际工业格局来看,具有技术原创性的基本专利,大多源自西方发达国家,是时下“专利壁垒” 形成的根基。这些国家的申请人,通常优先在本国内进行专利申请,然后通过《巴黎公约》和/或《专利合作条约》的途径进入其它国家,包括中国。例如前述安德鲁公司的系列专利至少进入了美国、中国、巴西、欧洲等国家/地区进行专利申请。这种情况下,在后申请必然会主张原始申请的优先权。有时,一件在后申请会主张多件在先申请的优先权。无论优先权个数多少,只要主张了优先权,在优先权日与申请日之间便构成了时间上的空窗期。空窗期的存在,为无效请求策略的制定提供了入口。重视这一空窗期,确认并利用被请求案对优先权的误用,有助于进行证据检索和制定独特的请求策略。
《审查指南2010》关于优先权核实的一般原则部分 指出“审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究,只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案,就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由,而拒绝给予优先权。”“如果作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请,分别记载了不同的技术特征,而在后申请的权利要求是这些特征的组合,则多项优先权不能成立。”据此可以推定,只要某件在先申请未涵盖在后申请所要求保护的权利要求的全部技术特征,则在后申请的该权利要求便不能主张该在先申请的优先权。这种情况下,在后申请的优先权主张尽管形式上相对于该在先申请是成立的,但实质上可经专利复审委员会核实后确认该优先权主张相对于该在先申请而言并不成立。优先权主张一旦被推翻,则在后申请所主张的优先权日也可能得不到支持,由此也将影响空窗期的实际时间跨度。
常见的错误主张优先权且导致在后申请的空窗期发生变化的情形如下:
(1)在后申请主张了单件在先申请的优先权,但在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征只有部分出现在其所主张的单件在先申请中,这种情况下在后申请的该权利要求所主张的优先权不成立。
(2)在后申请主张了申请日相同或不同的多件在先申请的优先权,但没有一件在先申请涵盖了在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征,这种情况下在后申请的该权利要求所主张的所有优先权均不成立。
(3)在后申请主张了申请日不同的多件在先申请的优先权,但有至少一件在先申请并未涵盖在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征,这种情况下在后申请的该权利要求所主张的该件未涵盖所有技术特征的在先申请的优先权不成立。
以上便是误用优先权的并导致在后申请的空窗期隐含先天缺陷的几种情形。无效宣告请求中,请求人可对照上述情形,利用被请求案的专利公告文本与作为其优先权基础的在先申请的专利申请文件进行比对分析,从而做出在后申请的权利要求的优先权主张是否成立的预判,以期完全消除或缩短在后申请的空窗期,扩展证据检索的时间跨度,为找到更有力的证据创造机会。
通常,将空窗期的先天缺陷转化为请求策略的优势主要有如下两种情况:
第一种情况是先完全消除空窗期再行突破。
现实中,部分申请人、代理人等对优先权的理解不透彻,或在申请专利阶段思虑不周,故而形成漏洞。北京戈程知识产权代理有限公司在其《浅析专利申请中的本国优先权》 一文中指出:“由于目前核实优先权的要求与超范围的审查要求相比较为宽松,所以通过要求本国优先权的方式来重新撰写权利要求从而获得比较理想的保护范围,与前几种方式相比,具有更高的可行性。”该文视制度设置为策略入口,故意以超范围的修改为手段对作为优先权基础的在先申请进行修改,扩充权利要求保护范围后,作为在后申请重新提出。运用这种所谓的策略无疑是高风险的,这种情况下,无论其主张的优先权有多少项,由于其所采用的策略存有先天缺陷,故往往导致在后申请的优先权主张得不到实质上的支持,从而优先权主张成为完全消除空窗期的标靶。
这种情况下,一旦有人在空窗期内申请或公开了与在后申请相同或相近的技术方案,虽然在后申请已在形式上主张了在先申请的优先权,然而,经核实优先权并确认优先权不成立后,上述空窗期内申请或公开的技术方案仍然可以导致在后申请不具有新颖性或创造性。
第二种情况是先尝试缩短空窗期的跨度再行突破。
这种情况主要适用于主张多项优先权的被请求案,通过缩短空窗期的时间跨度,可以为证据检索范围争取到更接近被请求案的申请日的一段时间,而与被请求案申请日越接近的文献,其所揭示的技术方案(特征)与被请求案的技术方案(特征)的近似度就越高,理论上对被请求案的威胁就越大。以下请参阅京信公司与安德鲁公司系列专利纠纷案件中天线控制系统分案的案例:
案例五
前述的京信与安德鲁系列案件中,其分案(被请求案)之一,发明名称:天线控制系统;专利号:02118420.8。该案随其母案主张两份新西兰的申请的优先权,两份申请的公告号分别为(1)NZ264864与(2)NZ272778,申请日分别为(1)1994年11月4日与(2)1995年8月15日。形式上,被请求案的优先权日可以追溯到最早的优先权日,即1994年11月4日。
被请求案全案核心的独立权利要求1要求保护:
一种蜂窝基站通信系统,包括:
多个被驱动的天线阵,所述天线阵产生可控制的波束;和
同样多个移相器,其可运行地耦合到所述多个天线阵;以及
控制器,其耦合到所述天线阵,用于控制所述多个波束的倾角。
请求人检索到的部分证据如下:
证据1为专利文献:WO9510862,A VARIABLE DIFFERENTIAL PHASE SHIFTER(可变差分相位移相器),公开日:1995年4月20日,与被请求案为同一申请人,但公开日落在被请求案的两项优先权的申请日之间,故需核实被请求案的优先权。
证据2为1991年发表的科技论文,公开一种蜂窝通信天线微带基站 。
请求人通过比对发现,被请求案最早的优先权申请中,并未包含独立权利要求中的“控制器”这一技术特征,也不存在解决权利要求1中的控制器所要解决的技术问题的技术启示。根据《审查指南2010》关于优先权核实的相关规定 ,被请求案优先权日不能主张最早的优先权申请(1)NZ264864的申请日,而至多应被推迟至优先权申请(2)NZ272778的申请日。根据这一准确预判,请求人缩短了被请求案的空窗期,果断引入证据1,用于评价独立权利要求1的创造性。
据此,证据1被确定为最接近的现有技术,被请求案的独立权利要求1与证据1相比较后的区别技术特征为:控制器,其耦合到所述天线阵,用于控制所述多个波束的倾角。重新确定权利要求1所要解决的技术问题在于:实现对通信系统中的多个天线阵的集中控制管理。
而证据2恰恰公开了上述区别技术特征,证据2所公开的记载揭示了利用控制器对多个天线阵的波束下倾进行调节以实现集中控制的方案,给出了将证据2所公开的上述区别技术特征应用于证据1以解决上述技术问题的技术启示,故被请求案的独立权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步,不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。
合议组采信请求人的上述以及随附的后续主张,从而作出审查决定 ,宣告被请求案全部权利要求无效。专利权人随后启动行政诉讼程序,先后经两审终审,均败北而归。与被请求案相关的专利侵权民事诉讼自然不攻自破,京信公司在本案中完胜。
案例五显然是对缩短被请求案的空窗期的最好诠释。该案的胜诉,请求人对无效宣告请求的巧辟蹊径的策略运用虽功不可没,然而对时下执业的代理人与专注创新的专利权人也具有警示作用。“优先权原则源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》,目的是为了便于缔约国国民在其本国提出专利或者商标申请后向其他缔约国提出申请” 。然而,无论是第一种情况中对优先权的滥用,还是第二种情况中对优先权的忽视,均可能成为不利于专利权人自身的因素,不合理地设置优先权、随意穿插递交内容相近的专利申请,最终可能搬起石头砸自己的脚。
与上述几种情况相关的案例应不常见,亦不鲜见,不管如何,这种巧辟蹊径的无效宣告请求策略的地位却不容置疑,灵活运用各种无效请求策略当然也应包括对优先权的全面兼顾。
(三)以子之矛,攻子之盾
一件授权专利能否在其法定期限内不被宣告无效,除决定于其技术含量外,专利申请的撰写质量和申请策略,也在一定程度上决定了专利的稳定性 ,因此,认真对待每一件专利,是每位代理人和申请人应当共同重视的问题。
1、专利申请撰写质量不佳所导致的自相矛盾
撰写质量不佳的专利,特别是存在技术方案前后矛盾的专利,有两方面的弊端,一方面由于其技术方案本身模棱两可,往往很难直接找到可以将之无效的证据,而其在民事诉讼案件中却可能被任意解释而滥用;另一方面虽可动用如《专利法》第二十六条第三、四款之类的形式条款加以无效,但合议组却往往难以把握尺度而无法做出可预期的决定。这种专利的存在,对请求人和专利权人,孰利孰弊,不得而知。而专利无效宣告请求中,基于这一现实问题,采取相应的策略,却不失为一种选择。
案例六
被请求案专利号:ZL200420104960.4,发明名称:鼠标功能状态记录显示装置,专利权人:张原荣。请求人东莞宏笙电子有限公司经分析发现被请求案权利要求1、5不符合专利法第26条第3款的规定,具体为:
(1)在图1A中,有线鼠标微处理器与万用总线控制单元之间通过有线鼠标感测影像处理器相连接,而图1B显示的连接关系说明有线鼠标微处理器与万用总线控制单元是直接电性连接的,这是前后矛盾的。且图1B的电路图中,显示单元的两个二极管D1和D2是直接与鼠标感测影像处理器(包含于U3)电性连接的,而非权利要求书、说明书、图1A和图2中的显示单元与有线鼠标微处理器电性连接的关系。
(2)权利要求1和5中均涉及“鼠标感测影像处理器(34、12)”,但本专利说明书没有对该特征作出任何解释,本领域技术人员无法知道该特征在该技术方案中起到何种作用,以及与其它部件之间存在何种联系。在说明书未界定该概念以及未充分公开其更具体的技术方案的前提下,本领域内普通技术人员即使知道光电鼠标的工作原理,也无法确定被请求案的权利要求想要达到的保护范围。
(3)本领域技术人员无法知道鼠标感测影像处理器(34,12)在后续权利要求2、6中与位移侦测单元(38,16)之间的关系,位移侦测单元采用何种手段进行侦测也不可知;在图2和图1A中,位移侦测单元是将其侦测的位移单向间接传输给鼠标感测影像处理器的;本专利通过有线鼠标感测影像处理器后发送给万向总线控制单元,有线鼠标感测影像处理器所起作用不清楚?
由此请求人认为被请求案整体逻辑混乱,根据《专利法》第二十六条第三款的规定,说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案,详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式,完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容,达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度,而被请求案显然不符合该款规定,故请求专利复审委员会宣告被请求案全部权利要求无效。
尽管在后续专利复审委员会作出的第13159号无效宣告请求审查决定 中,并未支持请求人的这一主张,然而,当事各方对本案仍存有争议,请求人未继续行政诉讼的法律救济途径,致本案无司法上的公论。但是,毫无疑问,本案的申请文件无可辩驳地存在多处自相矛盾的描述,利用这些自相矛盾制定无效宣告请求策略,也是专利无效宣告请求应具备的思路之一。
案例七
作为得不到合议组支持的案例六的反例,阿托伐他汀无效宣告请求案 也以专利法第二十六条第三款为理由,以说明书的自相矛盾事实为依据,成功无效辉瑞公司的子公司沃尼尔•朗伯公司所持有的ZL 96195564.3号专利。
2、不确当的专利申请策略埋下的本可避免的隐患
案例五安德鲁公司系列专利中的分案(ZL 02118420.8)的无效宣告请求一案中,请求人所引用的证据1 ,也与该案例的被请求案为同一专利权人即安德鲁公司持有。正因安德鲁公司未注意到其被请求案的优先权主张得不到实质支持以及未注意到证据1的公开时间落在被请求案的空窗期内这一问题,而导致证据1的公开日刚好落在安德鲁公司的被请求案的空窗期内,造成被请求案的空窗期被缩短的事实,才最终导致被请求案被成功无效。因此,犹如案例五,利用专利权人在系列专利申请阶段埋下的隐患,用专利权人自身的专利文献攻击专利权人的涉案专利,某种意义上,也适用以子这矛、攻子之盾的请求策略,同理可资借鉴。
可见,诸如此类的案例,基于专利申请文件自身撰写的缺陷,或专利权人自身埋下的一些隐患,以子之矛,攻子之盾,也是提出无效宣告请求时不可忽视的策略。
(四)他山之石,可以攻玉
随着全球化的步伐加速,企业的专利布局所涉地域范围也越来越广,不管是国外企业还是国内企业,同一专利进入多个国家或地区进行同步申请已非常普遍。虽然各国专利审查标准不一,终究大同小异,因此,针对同一发明创造,一个国家的审查可能影响到另一国家的审查,是不争且可预期的事实。尤其是“专利审查高速公路 ”建立之后,这种现象将越来越直观。
专利经授权公告后,后续可能发生的审查只能被后置于无效宣告程序中,因而,无效宣告请求人无形中担任了公众审查员的角色。是故,对于在多个国家进行申请的同一发明创造的专利家族 的成员而言,在发起无效宣告请求时,除了可以运用其他策略对被请求案发难外,还可根据上述原理,查寻与被请求案相关的专利家族成员在相应国家的法律状态,以及获取这些成员在各国的中间审查过程文件,在其中发现有利的证据加以利用,同样可以起到事半功倍的作用。
前述案例一可变相位移相器案,经过两轮专利无效宣告请求程序,在第一轮无效宣告请求程序中,请求人主张被请求案权利要求1中平行导体上存在的氧化物涂层耦合表面的设置为公知常识 并论述其理由。但由于请求人并未能在法定时间内获得支撑该主张的有效证据,故而该主张未能获得专利复审委员会的认同。请求人后续调阅了欧洲专利局审查中间过程文档,文档揭示欧洲专利局审查员在其审查意见中指出在金属铝表面涂覆氧化物涂层使其具有耐腐蚀、耐摩擦从而防止平行导体之间的相互调制的作用是为公知常识。而申请人收到该审查意见后,遂放弃对该审查意见的答辩,该案在欧洲专利局知难而退。基于这一事实的启发,请求人确信公知常识证据的存在,于是继续检索证据,经过不断努力,终于发现与该所称的公知常识相关的WO97/46738A1号PCT国际申请文献(证据2,公开日:1997年12月11日)。请求人从而发起第二轮专利无效宣告请求,最终专利复审委员会在2014年2月26日作出的无效宣告请求决定书 中宣告被请求案的全部权利要求无效。在该决定书的决定要点中记载有“如果权利要求请求保护的技术方案和对比文件相比存在区别特征,然而所述区别特征的一部分属于公知常识,其余部分在另一篇对比文件中被公开,现有技术整体上给出了解决重新确定的技术问题的技术启示,则该权利要求相对于两篇对比文件与公知常识的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步,因而不具备创造性”。
前述案例五天线控制系统分案中,由于新西兰的两份优先权申请为该国的临时说明书 ,而该国未通过网站之类的公开途径提供临时说明书的专利文献,并且经向该国专利主管机关咨询,该国为临时说明书的专利文献副本的获取设置了多重不便于外国人操作的障碍。所幸的是,请求人通过比对欧洲专利局的审查过程中间文件发现该局已经调取了两份优先权基础的原始申请的全部文件,因此直接加以使用,对被请求案的优先权主张是否成立进行准确的预判,获得柳暗花明的收效。
由以上两个案例可知,各国对同一发明创造做出不同的审查结果,有专利法异同的客观因素,也有审查员的人为主观因素,其成因不能一概而论。但是,一个国家对同一发明创造所做出的审查意见,对其他国家的无效宣告请求的借鉴作用却不容否定。前述案例一中,受欧专局的审查意见启发而获取的证据2在第二轮无效宣告请求中发生了实质性的影响;案例五中,欧专局中间过程文件所留存的两份优先权基础文件对该无效宣告请求案的影响也是决定性的。由此可见,对于相同发明创造而言,其他国家的专利主管机关所作出的审查意见,对评价本国专利稳定性具有不容否定的借鉴作用。
综观上述四点无效宣告请求策略,其运用不应脱离证据检索过程中所运用的思维导向,运用者宜将证据检索思维导向与无效宣告请求策略相渗透进行,以期相辅相成、相得益彰。证据检索思维导向是无效宣告请求策略的基础,而无效宣告请求策略则是证据检索思维导向的更高位阶的指引。证据检索的结果影响到请求策略的运用,而请求策略的运用又进一步规整证据检索过程。总之,证据检索思维导向与无效宣告请求策略是无效宣告请求案件的两个不可相互孤立的环节,无效宣告请求的成功与否,除被请求案的权利要求所要求保护的技术方案确属重大的发明创造之外,很大程度上取决于该两个环节的契合程度,灵活运用证据检索思维导向和无效宣告请求策略将大大提高无效宣告请求的成功率。
五、结语
本文介绍了专利无效宣告程序所运用的法定理由及其所经不同阶段,进而介绍如何通过构建无效宣告请求的证据检索思维架构,并详细介绍各种无效宣告请求策略及其运用方法,尤其是结合了一些笔者实践中经历的案例进行介绍,是从方法论的视角对如何处理专利无效宣告请求的一种尝试性探索,愿与业内精英共同探讨。